目前我國研議中的複審制度係以日本的拒絕查定不服審判制度為主要參考，因此和日本的拒絕查定不服審判制度一樣，也兼具了我國現行訴願制度與再審查制度的部分特點。在複審制度的設計中，會偏向於訴願還是會偏向於再審查呢？訴願和再審查其實具有不同的制度目的和特點，複審制度要偏向何者並沒有一定的對錯，而是政策選擇的問題。繼前期「我國專利複審是否也宜允許分割案申請？對照日本之相關規定」一文，本期接著以日本為借鏡，來探討我國複審制度中與改請申請相關的問題。

台灣與日本之間經貿互動熱絡，智慧財產領域的交流更是頻繁，我國專利制度之設計，參考了世界各國的法制以求達到國際調合，其中地緣鄰近且互動頻繁的日本更是我國制度設計時的重要參考。以目前研議中的複審制度為例，即有很大一部分是參考了日本的拒絕查定不服審判的規定。

以下基於日本特許法以及實用新案法的規定，簡要說明實用新案申請案與特許申請案之間的相互變更的形式要件，並對應比較我國的相關規定，以供讀者參考。我國的改請，在日本稱之為出願變更（出願の変更），兩者都有必須滿足的形式要件以及實體要件。本文主要介紹攸關出願變更及改請申請是否被受理的形式要件的部分。

改請可變更原申請案之專利種類

我國的改請或日本的出願變更，是指提出專利申請後，申請人如發現其申請專利之種類錯誤，或認為有變更其原申請案專利種類之必要時，得經由法定程序而改為合法及符合申請人權益之其他專利種類之申請案，並以改請前原申請案之申請日，作為改請後新申請案之申請日，以避免影響專利要件之判斷。

其中，改請之態樣有多很種，包括不同專利種類間之改請以及相同專利種類（例如意匠與關連意匠間）之改請。為了避免混淆起見，本文針對實用新案申請案與特許申請案之間的出願變更進行說明，並在論及日本制度時，稱之為「出願變更」，而在論及台灣制度時，稱之為「改請」。

一、日本之實用新案申請案變更為特許申請案的形式要件

日本之實用新案申請案變更為特許申請案的規定主要記載於日本特許法第46條中。首先，第一個形式要件是申請人的資格。對於某一件實用新案申請案而言，能夠提出出願變更以將其從實用新案申請案變更為特許申請案的人，限定為實用新案申請案的申請人。換句話說，在提出出願變更時，作為原申請案的實用新案申請案的申請人，必須與作為變更出願的特許申請案的申請人相同。

第二個形式要件是提出出願變更的時間。除了後述時期（1）及（2）以外，都可以提出出願變更：

(1) 實用新案權設定登錄後
換句話說，若實用新案申請案收到核准處分書，在該實用新案權設定登錄後，就無法提出出願變更。

(2) 實用新案申請案的申請日起3年後
此規定主要是配合特許申請案在申請日起3年內必須要提出實審請求的規定。不過，如果是在實用新案申請日起即將滿3年時提出出願變更申請的話，則可以在提出出願變更之日起30天內提出實體審查請求。

二、日本之特許申請案變更為實用新案申請案的規定

日本之特許申請案變更為實用新案申請案的規定主要記載於日本實用新案法第10條中。從特許申請案到實用新案申請案的出願變更，同樣必須滿足形式要件以及實體要件。以本文介紹的形式要件而言，第一個形式要件是申請人的資格。對於某一件特許申請案而言，能夠提出出願變更以將其從特許申請案變更為實用新案申請案的人，限定為特許申請案的申請人。換句話說，在提出出願變更時，作為原申請案的特許申請案的申請人，必須與作為變更出願的實用新案申請案的申請人相同。

再者，第二個形式要件是提出出願變更的時間。除了後述時期（1）及（2）以外，都可以提出出願變更：

(1) 最初的拒絕查定送達後3個月以後
在此之所以要強調是「最初的拒絕查定」，是因為如果是在拒絕查定不服審判中撤銷拒絕查定，審決發回重新審查，然後再次拒絕查定，則在發回重新審查後發下的拒絕查定，並不算是「最初的拒絕查定」，因此無法在此時提出申請。

(2) 特許申請案的申請日起9年6個月後
9年6個月！看倌們，看到這個規定時，是不是滿頭霧水？這數字哪裡來的？實在太詭異。

殊不知，此規定顯示了特許廳的善體人意與一介不取的正直！這裡規定的9年6個月主要是配合實用新案的專利權期間。由於實用新案的專利權期間是從實用新案申請案的申請日起算10年，再加上一些程序作業時間，如果申請人在特許申請案的申請日起9年6個月後才提出出願變更申請，那麼，當變更程序完成，等申請人正式拿到實用新案權的時候，這個專利權大概也剩下沒有多少時間了。因此，若在特許申請案的申請日起9年6個月後才提出申請，不但對於申請人沒有實益，而且是在浪費特許廳的審查資源。

問題來了：由於特許申請案提出拒絕查定不服審判之請求的法定期間和提出出願變更的法定期間都是在拒絕查定通知書送達後3個月內，那麼拒絕查定不服審判之請求和出願變更請求的競合關係要怎麼處理呢？

假設特許申請案A的申請人收到拒絕查定通知書後2個月就提出了拒絕查定不服審判之請求，然後在即將屆滿3個月時提出出願變更請求，想要把特許申請案A變更為實用新案申請案B，則此時的出願變更申請是基於已經進入拒絕查定不服審判程序的特許申請案A，而且是在法定期間內提出，所以是合法的。

因此，理論上若申請人因不服拒絕查定中的拒絕理由（例如申請標的不符等）而提出拒絕查定不服審判請求之後，又改變心意或因收到審判部之拒絕理由通知後而想進行出願變更，只要還在前述在最初的拒絕查定通知書送達後3個月的期間內，仍然可以提出出願變更申請，且該申請應該會被受理。只是，依據日本特許法的規定，此一合法的出願變更申請，將使得作為其基礎的特許申請案A被視為撤回。因此，既然特許申請案A已經被視為撤回，則特許申請案A的拒絕查定不服審判程序的審理對象就隨之消失了，特許申請案A的拒絕查定不服審判程序當然就終結了。

又假設特許申請案A的申請人收到拒絕查定通知書後2個月就提出了出願變更，想要把特許申請案A變更為實用新案申請案B，然後在即將屆滿3個月時又針對特許申請案A提出拒絕查定不服審判之請求。在此情況下，先提出的出願變更申請使得作為其基礎的特許申請案A被視為撤回。因此，既然特許申請案A已經被視為撤回，當然無法以特許申請案A為對象提出拒絕查定不服審判請求。

綜上所述，除非申請人有非試不可的理由（例如，審判部是否會於前述3個月之期間內發出拒絕理由通知，以作為是否改請之評估），還是會建議在收到最初的拒絕查定通知書時，即考慮清楚後續是要維持特許申請案的類別提出拒絕查定不服審判之請求，或者是要變更為實用新案申請案續行程序。要謀定而後動，在這兩條路當中擇一進行。若收到最初的拒絕查定通知書時就急急忙忙地去提出特許申請案的拒絕查定不服審判請求，後來覺得審判程序太冗長麻煩，而想變更為實用新案申請案，盡快拿到實用新案權，那麼先提出的拒絕查定不服審判之請求就等於是白提了，平白浪費了金錢和精神；反之，若收到最初的拒絕查定通知書時就立刻提出出願變更，就無法再續行特許申請案的審判程序了。

我國的改請申請案的形式要件

第一個形式要件是申請人的資格。依據我國現行專利法，改請申請案之申請人應與原申請案之申請人相同，如不相同時，可就原申請案辦理申請權讓與，使改請申請案與原申請案之申請人相同。

第二個形式要件是提出改請申請的時間。關於可提出改請的時期，會因為改請涉及的專利種類而有不同。依據專利法108條的規定，改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：

(1) 原申請案准予專利之審定書、處分書送達後；

(2) 原申請案為發明或設計，於不予專利之審定書送達後逾二個月；

(3) 原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日。

我國與日本在變更專利申請種類之形式要件的主要差異

從前述的介紹中，大家不難發現，日本與我國關於變更專利申請種類的申請人資格規定是相同的，而就允許提出變更專利申請種類請求的時期來說，我國的規定較為單純，而日本對於可提出出願變更的期間有諸多考量，因此對於實用新案申請案變更為特許申請案和特許申請案變更為實用新案申請案有迥異的規定；另外，就現行審查實務的作法而言，只要符合前述得改請或出願變更的期間，我國與日本均會受理該改請申請，並不會因為申請案是處於再審查或審判階段而不允許變更專利類別。

值得一提的是，日本在特許法和實用新案法中都明確規定了「合法的出願變更申請，將使得作為其基礎的申請案被視為撤回」的法律效果，如此一來，在遇到出願變更與其他審查程序之間的競合或其他複雜狀況時，即便法律沒有明確規定處理的方式，也可以比較容易依據法律規定，基於出願變更的法律效果來推知出願變更與其他審查程序之間的競合或其他複雜狀況該如何處理。在我國的專利法條文中，似乎沒有看到提出合法的改請申請後，原申請案究竟處於何種地位。因此，當改請申請和其他程序有先後提出的競合關係時，究竟該如何處理，很容易引發爭議。

因此，我國研議中的複審制度，在規定是否要允許申請人在複審審議階段也能提出改請申請案時，若能一併修法明確規定改請申請對於原申請案的法律效果，似乎也是美事一樁。當然，申請人也應確實地瞭解相關規定，以使自身的權益能獲得最佳的保障。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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