智慧財產法院（簡稱「智財法院」）設有技術審查官（簡稱「技審官」），其協助法官進行證據調查程序，以釐清專利有效性或侵權分析中所涉及的技術事實。但技審官的知識有限，當事人必須提出專家證人來彌補法院的技術知識落差。

美國的專利制度向來是我國學習的對象。美國聯邦民事訴訟中有專家證人的制度，以輔助事實發現者（fact-finder）（可為法官或陪審團）判斷事實問題。但專家證人的證詞並非必然採納，而有篩選機制，以檢驗其「證據能力」（即能否做為「證據」的問題）。

本文意在從美國專利訴訟的司法實務經驗，即美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，簡稱「最高法院」）和美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱「CAFC」）等法院的判決，並配合「聯邦民事訴訟規則」（Federal Rules of Civil Procedure，簡稱「FRCP」）和「聯邦民事訴訟規則」（Federal Rules of Evidence，簡稱「FRE」）等的規範，來介紹專家證詞的證據能力問題，以做為未來我國智財訴訟改革之借鏡。

事實發現者與技術證人

美國司法體系有陪審團制度，而陪審團由法院地理管轄區域的公民所組成，以進行證據的評價並認定事實。但在專利訴訟中，不一定有陪審團的參與。根據FRCP第38條，原告必須於起訴狀中要求陪審團聽審（jury trial），否則法院不會安排陪審團聽審。如果原告不選擇陪審團聽審，則由法官進行事實判斷。

另雖原告有要求陪審團聽審，法官亦可以「中間判決」（summary judgment）而直接判斷事實。於訴訟中，當事人可依據FRCP第56條，而主張無應由陪審團認定之關鍵（genuine）事實，並要求法官直接根據現有的證據做出法律問題的決定。

在專利訴訟中，有許多事實問題，例如可預見性（anticipation，即相當於我國的「新穎性」）、顯而易見性議題中的相關事實問題（例如熟知此技藝者、習知技藝、和引證文獻的結合等等）、文義侵權、均等論等等。這些事實問題的判斷者為法官或陪審團。一般來說專利訴訟的事實問題所涉及的技術知識，非為法官或陪審員所具備的知識，故必須有「技術專家」（technical expert）的參與，以幫助事實發現者判斷事實問題。根據Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.案[1]，CAFC認為「技術專家」必須是「特定領域」（pertinent art）的相關專家，才對事實判斷者有輔助作用。

不過，針對侵權物是否落入請求項文字範圍的爭議，CAFC在Centricut, LLC v. Esab Group, Inc.案[2]判決中曾指出儘管系爭技術具複雜性，「專家證人」卻非必要的證據方法。關鍵問題是當一方以「專家證人」的證詞為證據時，另一方不能僅以「非專家證人」的證詞為抗辯依據。此外，CAFC指出如果技術的複雜度高，「專家證人」是很有幫助的；只是這類「幫助」不是必要而僅是「需要」（necessary），故當地方法院採用「專家證人」做為證據方法時，CAFC通常會維持該證據方法，如此而已。

儘管專利訴訟的技術複雜度，判斷事實問題的決策者仍是陪審團或法官。「技術專家」僅是輔助事實判斷者瞭解技術內容的角色。基於此，承辦的法官必須要根據FRE第702條和相關判例法來檢驗當事人所提的「技術專家」是否能承擔輔助者的工作。

「技術專家」的證詞必須具備「證據能力」（admissibility），而在專利侵權訴訟的情境中，可歸納有三個主要要件。

技術專家證詞內容的揭露

第一個主要要件是FRCP第26(a)(2)條關於證據主動揭露的規範。首先，當事人必須在特定的期間內向對造揭露「技術專家」的身份。此外，在揭露的同時，當事人必須要檢附該技術專家所撰寫的意見書。意見書的內容必須有六個部分：（1）完整的陳述，包括各項見解與支持該見解的基礎與理由；（2）用於形成該些見解的事實或資料；（3）用於支持該些見解的附件；（4）證人的資格，包括十年內的著作清單；（5）近四年內所擔任專家證人的案件清單；（6）在本案擔任證人所獲之報酬。如果經法院同意可不附意見書，當事人仍應在揭露證據的書狀中具體陳述二個事項：（1）技術專家所將作證的事務；（2）技術專家將作證的事實與意見等的總結。

技術專家的意見書在訴訟法上的重要性在於，對造可知悉專家意見的內容，以能準備答辯或提出相對的專家證人。因此，CAFC對意見書也有基本的要求。

在Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs.案[3]中，系爭技術專家在意見書中提出關於顯而易見性的見解，但其僅列出引證文獻數件，並做出系爭請求項為顯而易見之結論，因而地方法院裁定排除該技術專家的作證。對此裁定，CAFC表示同意，因為該意見書中未闡述引證文獻如何能使熟知此技藝者組合文獻內容後而輕易得到所請發明之原因。相反地，同樣針對顯而易見性的爭點，在Meyer Intellectual Properties Ltd. v. Bodum, Inc.案[4]中，系爭技術專家意見書已解釋熟知此技藝者的身份，且以比較表方式呈現請求項的限制條件與引證文獻間的對應關係。儘管該意見書未具體陳述引證文獻結合的原因，CAFC仍認為「證據能力」的要求已滿足，因為系爭技術並不複雜，而且該技術專家對於引證文獻結合的見解可視為一種「常識」（common sense），此也是一種結合引證文獻的理由。

專家證詞所依據的理論

第二個主要要件為專家意見所根據的「理論」必須是FRE第702條所指的「科學的、技術的、或其他特殊的知識」（scientific, technical, or other specialized knowledge）。根據最高法院1993年的Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.案[5]與1999年的Kumho Tire Co. v. Carmichael案[6]（稱「Kumho案」）等二判例，有所謂「Daubert因素」（Daubert factors）來認定「理論」是否屬「科學的、技術的、或其他特殊的知識」。

重點在於「理論」的「可信賴性」（reliability）。最高法院在Daubert案中提出四項判斷因素。第一項因素是該理論能否被檢驗或曾經被檢驗。最高法院指出現代科學總會基於某種假設或推論而形成其學說。如果可被檢驗或已被檢驗，則該些假設或推論可視為真，而強化該學說的可信賴性。

第二項因素是該理論是否已受到同儕審查並發表。不過，最高法院認為「發表」並非取得證據能力的必要條件（sine qua non），因為發表不必然與可信賴性相關。立論完整的創新理論可能還未經發表，而有些理論未能發表的原因可能是太特殊、太新奇、或被認為不具一定的發表價值。因此，最高法院提醒固然「發表」是一個重要的參考因素，因為「發表」代表該理論受到科學的檢驗，但「發表」不是決定性因素。

第三項因素為該理論的已知或潛在的錯誤率、以及與該理論所涉及的標準是如何存續與維護。

第四項因素為該理論是否已屬於「廣泛接受」（general acceptance）。「廣泛接受」指該理論在相關的學術社群所被認可的狀況。最高法院認為雖然「廣泛接受」並非認定「可信賴性」的必要條件，但其為很重要的參考條件。如果該理論僅被該學術社群的少數所接受，則很可能代表該理論是受到質疑的。

1999年最高法院於Kumho案中補充Daubert案的判斷因素。首先，最高法院認為「Daubert因素」不只適用於科學知識，也適用於技術知識或其他特殊的知識。其次，最高法院指出地方法院法官「得」（may）考慮「Daubert因素」以判斷專家證詞是否可信賴。此回應Daubert案判例中最高法院認為「Daubert因素」是種很彈性的判斷基準。因此，法官在認定「證據能力」時並不需要考慮所有的因素，而每項因素都不會是決定性因素。此外，最高法院在Kumho案中強調「Daubert因素」的各項因素應根據不同的案件而有不同的取捨考量，而全然是個案適用的問題。

進一步，最高法院在Kumho案中檢討某幾項「Daubert因素」的問題。例如，關於「同儕審查」，與爭點有關的理論其或許因不被科學理論所正視而從未經歷同儕審查。關於「廣泛接受」，有些知識（例如星象學、通靈術）雖屬廣泛接受的方法，也有一定執行規範的方法，但該方法本身缺乏客觀的可信賴性。另針對比較工程性質或經驗性質的知識，法院可檢視該知識的「錯誤率」或「廣泛接受」的程度，以判斷可信賴性的問題。最高法院舉出一件很有趣的例子，香水測試。香水測試員依賴其嗅覺的經驗以判斷不同的氣味。對於這樣的專家，法院可檢視該專家執行測試時的準備工作是否屬同業所接受的作法，以判斷其所提供的專業分析能否屬可信賴的意見。

足夠的事實或資料

最後一個主要要件為該專家意見必須基於「足夠的事實或資料（sufficient facts or data），常見的爭議為「足夠度」（sufficiency）。最高法院對此要件未有著墨，但CAFC則有判例可用以界定此要件的概念。

針對「事實或資料」的來源，在Monsanto Co. v. David案[7]中，CAFC指出專家證人不需自己準備待分析的事實或資料。CAFC認為FRE第702條允許專家證人依據他人製作的科學測試報告來進行分析，此也屬多數法院的見解。針對「足夠度」問題，在i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp.案[8]中，CAFC指出FRE第702條僅檢視技術專家所根據的事實是否與爭點有足夠的關係（sufficiently related）。儘管該技術專家得依賴其他版本的事實（即非對造所認同的事實版本）來提出意見，此並不影響該意見的「證據能力」。

在專家證人依可信賴的理論對相關事實或資料做出證詞後，則該證詞的內容即不屬於「證據能力」的檢驗範圍。對證詞內容的評價屬於陪審團的責任（但在無陪審團的狀態下仍屬法院的責任）。事實判斷者可根據該證詞內容來判斷其「證據力」，即可依該專家證人的「可信度」（credibility）或該證詞內容的「評價」（weight）而完成最終的事實認定。關於「可信度」，則可透過「交互詰問」（cross-examination）的方式，讓對造律師詰問該專家證人對相關知識的認識程度及對待證事實的瞭解程度，以使陪審員判斷採納該專家證人證詞的程度。

智慧財產案件審理法之修法

為讓事實判斷者能接收可信賴的技術事實，美國聯邦訴訟法與相關判決有非常嚴謹的規範。這些都是我國智財訴訟改革時可參考的，以讓技術事實的判斷更客觀。建議未來智慧財產案件審理法可納入FRCP第26(a)(2)條和FRE第702條的規定，並在立法理由中列出相關理論，讓智財法院能操作，並完整移入美國聯邦訴訟的專家證人規範。

延伸閱讀： 認識美國專利訴訟的專家證人制度

備註：

1. Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).
2. Centricut, LLC v. Esab Group, Inc., 390 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2004).
3. Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).
4. Meyer Intellectual Properties Ltd. v. Bodum, Inc., 690 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2012).
5. Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579 (1993).
6. Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999).
7. Monsanto Co. v. David, 516 F.3d 1009 (Fed. Cir. 2008).
8. i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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