作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)
RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權，商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。
RLM&K客戶遍及美國台灣及中國，客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。 |
背景
Google (谷歌) 的網路搜索引擎是網路上數一數二的最常用的搜索工具， 也是Google最賺錢的營業項目之一；很多廠家在Google搜索引擎上做廣告，並將某產品列為搜索關鍵字。當用戶用Google搜索引擎來尋找某一商品時， Google便會將與其有廣告簽約賣該項產品的廠商列在搜索結果的前面。
近幾年來Google搜尋中，廣告公司除了列出其公司產品相關關鍵字， 但關鍵字不只是形容其提供產品及服務項目有關的關鍵字，也將有名的競爭者公司名及產品名亦列成其搜索關鍵字。這些競爭公司的名稱或產品名有的是註冊商標。
案例內容
原告Rosetta Stone是一家提供軟體教人用電腦學習外國語言的公司。近幾年公司營運成功，成為該行業中的佼佼者。因此，當其他提供電腦上自修外國語文的公司在Google上做廣告時，會在他們形容產品的關鍵字中使用原告註冊商標。當用戶用Google搜索原告的註冊商標時，在搜索結果中便會看到競爭者的網頁鏈接。有的用戶直接點擊網頁鏈接，本來要找原告的產品，反而被導引去看競爭者的網頁；有的甚至買了競爭者的產品。原告於2009年在美國維州聯邦法院控告Google直接及間接侵犯其商標，及稀釋其商標。
維州聯邦法院（一審法院）在簡易判決中判Google並未直接或間接侵犯原告商標，及並未稀釋其商標。原告不服上訴至第四巡迴上訴法院，上訴法院駁回聯邦法院的判決。
討論
上訴法官指出一審法官在判Google未侵權時，錯誤解釋法律。一審法官判決時同意Google律師的辯論，認爲在搜尋引擎中，必需使用某些關鍵字來搜索。即使這些關鍵字是已註冊商標，但做為搜索時，這些關鍵字是屬於功用性的，根據商標功用性理論引用他人「功用性」註冊商標就不算造成侵權，也是反駁侵權的理由之一。註冊商標除了經由商標擁有者合法授權或其產品合格之代理商可以使用這註冊商標，另外合法引用該註冊商標是用來比較類似產品中提到註冊商標的產品，而且引用者並無欺騙意圖。譬如說某一汽車公司說它的汽車比Benz賓士轎車同類型車較便宜又好；即便Benz是註冊商標，但這家競爭車公司還是可以在廣告中提Benz用來做比較。Google引用來反駁原告的理由便是說其允許廣告商使用這些商標來做搜索關鍵字，理由是用以讓消費大眾可以比較競爭產品。
至於稀釋商標指控，一審法官認爲根據過去幾年的情況，原告商標並沒被誤導或被傷害，而消費大眾對原告商標認知程度反而增多。另外一審法官認爲Google在使用原告商標時，原告商標當時並非有名商標，而是在幾年後才變得有名的。但上訴法官認爲商標稀釋在15 USC§1125(c)(1)中提到要求商標是有名商標的要求，不僅是指過去行為，對未來亦包含在內。Google採用原告商標做為關鍵字時，原告當時商標或許不是有名，但現在原告的商標已是有名商標。在商標變成有名前，被告做了造成商標稀釋的行為，已包含在這法條中。
目前全案已發回一審法院重審。
結論
第四巡迴上訴法院駁回一審的判決對Google來說是一大挫折， 而且所有提供搜索引擎服務的公司都要注意本案的發展。
對Google來說，本案結果關係其最主要收入來源，相信Google律師團一定會繼續全力奮戰。
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