2019年AI新技術開始衝撞美國現有專利制度概念，而專利適格性及PTAB公告後審理程序問題依舊無解，2020年前景不算明朗。同時USPTO預告2020年下半年準備調整規費，申請人應留意相關訊息。

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2019年結束，過去一年可以發現，人工智慧（AI）的話題熱度明顯攀升，相關新技術開始大規模衝撞現有權利觀念、法律制度。而專利適格性及PTAB公告後審理（Trial）程序問題依舊無解，即使USPTO高層、Fed. Cir.法官、美國國會議員試圖撥亂反正，在各方多有堅持、關鍵問題缺乏共識的情況下，2020年前景不算明朗。另方面，USPTO預告2020年下半年準備調整規費，還請美國專利申請人多加留意相關訊息。

AI的機會與挑戰

AI幾十年的研究積累在近年有突破性發展，各種應用百花齊放。機器現在不只能翻譯寫文，今年並有應用AI技術撰寫專利稿件的軟體發明獲頒美國專利[1]；更廣為人知的，當屬Stephen Thaler博士催生訓練的AI發明人DABUS[2]，它的兩件發明已在多國申請專利。

其實USPTO局長11月曾公開表示[3]，該局AI發明案的審查官員額已擴增一倍，USPTO並開始研究如何利用AI做專利檢索、技術分類、檢索類似圖像，除發佈徵人啟事要找AI策略長，以支援USPTO持續發展用於專利及商標申請審查的AI工具，同時也與世界其他專利局合作開發AI工具。但操作技術面上準備好因應AI時代的到來，不代表法規制度面也準備好了。

這波AI浪潮，機器學習相關應用占大宗，DABUS的發明申請案，顯然就為各國專利法規帶來了新挑戰。譬如，面對AI相關的發明、AI自已的發明，專利說明書裡演算法的結構功能該揭露到哪種程度才算充分？既然是AI自己的發明，理論上或許有程序人員都不清楚的執行細節，那麼該如何揭露，才能令通常知識者毋須過度實驗即可複製實施？現行美國專利法所定義的發明人必為自然人，此一法律概念是否該與時俱進、重新修訂？再就專利權施行層面來說，萬一AI有侵權行為，誰該負責？其發明所有權、專利適格性，甚至是商標、著作權、數據保護等智權領域方面的問題，都有待進一步討論。為此，USPTO特別公告徵求公眾意見，且兩度延長意見徵集期間[4]。

以DABUS兩件發明申請案為例，發明人填DABUS，申請人為Thaler博士，而就在2019年底，UKIPO和EPO都明確表示難以准予專利。先是UKIPO作成口審決定[5]：兩案未提示符合英國專利法規範的發明人，且AI非法定人格權主體、不能擁有財產，Thaler博士不可能僅憑擁有該部AI機器，就順理成章取得兩項發明所有權，若無法於申請日起16個月內提示符合規定的發明人，並合理說明申請人如何自發明人取得相關權利，兩案將視為撤回。然後再看EPO發布新聞稿[6]，直接以發明人指定瑕疵拒予專利。

目前仍不確定美國對應案的審查狀況，但可以確定的是，Thaler博士團隊不會輕言放棄，AI發明人的議題肯定會延燒至2020年，遍地開花。過去十年，AIA修法和Alice案極大幅度重塑了美國專利產業生態，進入下一個十年，AI和眾多4IR技術會為美國專利環境帶來何種變革，令人期待。

101審查標準的莫衷一是

2014年美國最高法院Alice案宣判後，35 U.S.C. 101專利適格性判斷標準並未就此愈判愈明，為解決一線審查官的作業困擾，在混沌的101困局中表明USPTO的審查標準，2019年元月USPTO發布新版審查指南2019 PEG[7]，10月並再追加更新內容[8]，進一步闡釋部分用語。簡言之，是於Alice/Mayo兩步驟測試Step 2A新增兩項重大改變：

1. 整理法院判例確認的抽象概念：提取組合出數學概念、部分人類活動組織方式、心智活動三大類別，若請求項未寫入前述三大類別，非經特定程序，一般不應作成請求項寫入抽象概念的判斷。
2. 審查官Step 2A 分析切為兩段動作：唯有當Prong One先確認請求項寫入法定准予專利之例外項目，且Prong Two判斷請求項沒有額外元件將該例外項目整合到（integrated into）實際應用，才表示該請求項「指向」（directed to）例外項目，需再接續做Alice/Mayo Step 2B 分析。

為確保局內審查標準能落實新版內容，USPTO積極對局內審查部門及PTAB人員提供相關訓練[9]。由於新版指南不是正式法規，即使USPTO人員未遵行指南內容作出處分，非屬可提訴願或申訴的事由，可是有來自高層這樣強度的引導授意，勢必對USPTO審查實務產生一定影響。USPTO局長Andrei Iancu即表示[10]，Alice案宣判後，該局內含101核駁處分的OA數量平均增加5%，與AI有關的發明領域，增幅更有22%，但PEG 2019發布後，前述兩項數據在6個月內分別減少6%及21%。按理，這當是好事一件，只不過，這套標準一邁出USPTO就變得寸步難行，原因如Fed. Cir.法官白紙黑字的判決文[11]所說，法院裁量判決不受USPTO新版指南的約束。可是尷尬的是，Alice/Mayo兩步驟測試法在Fed. Cir.的內部實踐，也是一套標準各自解讀，Athena v. Mayo案[12]就是例證。

Athena v. Mayo案系爭專利利用MuSK標註表位檢測哺乳動物特定抗體，依據Fed. Cir.判決文，在本案發明人揭露之前，未曾有人發現任何疾病與MuSK相關，但其於相關技術領域的推進，只限於自然法則的發現，專利範圍額外寫進的步驟，皆為檢測此一自然法則的傳統技術，因此不具專利適格性。之後Athena Diagnostics請求Fed. Cir.聯席審理（en banc）重新考慮，被以7：5的票數拒予重審，有趣的是，這份拒予重審的決定包含80餘頁共8份的意見書，有人抨擊美國最高法院2012年Mayo案判決、Fed. Cir.後續引用裁決危害美國診療方法專利及生技產業，有人力陳35 U.S.C. 101修法的必要，顯示這個問題亟需最高法院或美國國會介入釐清。美國最高法院這些年並未再同意處理專利適格性案件，會否聽從美國司法部長建議藉本案[13]破例，答案有待2020年揭曉。

倒是美國國會2019年動作頻頻。美國參院智權次級委員會正副主席參議員Chris Coons、Thom Tillis聯合其他議員，先是在4月提出35 U.S.C. 101修法框架[14]，部分修法目標包括：僅將基礎科學原理、只在自然環境天然存在的物品、純數學算式、經濟或商業原理、心智活動等項目列為不予專利客體；構建實際應用測試標準，從寬解釋專利適格範圍；明確區分35 U.S.C. 101專利適格性判準與35 U.S.C. 102、103、112等可專利性要件。彙整各方意見後，5月釋出修法草案，新增修改35 U.S.C. 112(f)文字[15]，並在6月間召開三場聽證會[16]密集聽取數十位證人證詞，但原定7月就要提出的修正版修法提案，一直到年底都沒有下文，根據報導，一併修改35 U.S.C. 112(f)，本是為爭取大型高科技公司的支持，但此一策略非但沒能奏效，反而讓生技製藥業者心生疑慮。總的來說，很多人都認為35 U.S.C. 101的審查標準有問題，但問題該是如何解法，各方見解大相逕庭。

PTAB Trial程序再掀波瀾

自AIA修法導入PTAB公告後審理程序，因擊殺專利的成功率高、處理時間相對精簡，PGR、IPR、CBM幾乎成為法院專利訴訟的常備平行程序，但隨之引發的爭議也多。為配合法院判例教示、平衡第三方請求人與專利所有權人之間的程序優勢，USPTO發布[17]公告後審理程序修正動議（MTA）試辦計畫，2019年3月15日及該日後成案（Institution）者，專利所有權人可請PTAB針對其MTA發初步指導（Preliminary Guidance），且收到程序請求人異議或PTAB 初步指導後，也可選擇重修MTA。USPTO隨後並提案修改37 CFR 41.121、41.221文字，傾向明文寫入Aqua Products案揭示的舉證責任原則[18]。同時為統一審理標準、釋明考慮重點，PTAB 新成立的先例意見小組（POP），新增指定多項先例及參考意見[19]，且USPTO二度更新PTAB公告後審理程序指南（AIA Trial Practice Guide；TPG）[20]。

不過要論PTAB公告後審理程序的2019重大事件，大抵都繞不過Arthrex案[21]。本案是就PTAB所做決定上訴，專利所有權人主張，PTAB行政專利法官（APJ）僅由商務部長任命，但所行使的職務位階，卻相當於須由參院建議同意並經總統任命的Principal Officer，其任命根本有違憲法規定。此說獲Fed. Cir.多數意見認同，並在Arthrex案判決文提出了解決辦法：調整專利法文字，改APJ位階為可由商務部長任命的Inferior Officer，同時撤銷PTAB原處分、發還由另一組PTAB三人合議庭執行本案重審；本案判決前已發布的舊有PTAB決定，若未於法定期間按規定提出上訴，不會因此自動無效。

可是如此一來真的化解違憲疑慮、有效控制災情了嗎？至少在負責審理Polaris Innovations v. Kingston Technology一案的Fed. Cir.法官眼中，這些處置仍有疑慮，故特別邀請兩造針對相關問題提出補充訴狀[22]。USPTO表示會尋求翻案機會，美國國會也開始關注這起案件揭露的立法缺失[23]。目前無法預見2020年Arthrex案會有何發展，但PTAB APJ任命若確認違憲，最極端的情況下，先前被PTAB認定無效且未屆期的專利有可能死而復生，繼而掀起翻天覆地的波瀾。

2020年新規費新氣象

USPTO近年積極建構新的送件文管平台，將用以取代現行EFS-Web、PAIR系統的Patent Center，預定2020年開放公眾加入Beta測試，不過即使這個平台仍在籌備中，目前一般使用者也能以DOCX格式文件提交一般新發明正式案說明書、請求項、摘要。同時為鼓勵使用者以DOCX取代PDF檔案投送新案，USPTO研擬修法，若無法以DOCX格式提交一般新發明正式案文字檔，未來恐需額外繳交非DOCX格式送件費，大實體申請人此一規費暫定為每案US$400。

不只是非DOCX格式送件費，依2019年7月31日USPTO公告的修訂版規費調整提案[24]，USPTO預定同時調高多項規費，若按7月提案內容實施，大實體發明專利申請案基本規費（即不計超項、超頁之類額外費用，至少包括基本申請費、檢索費、審查費、領證費）預定調漲11%。而根據USPTO PPAC 2019年度報告[25]，USPTO準備在發布最終修法公告後，讓專利案件新規費於2020年7月到2021年1月間生效，且除了前述調漲計畫，USPTO 2019年度同時有兩年一度的規費檢視作業，換句話說，之後可能還會有另一份規費調整提案要發布。

USPTO的這項規費調整提案並非全無雜音，但該局多次強調漲價的必要，且有PPAC背書。至於預定新增的非DOCX格式送件費，先前曾有使用者稱，曾嘗試以LibreOffice轉出DOCX檔並上傳到USPTO送件平台，結果發現官方平台轉出的正式遞交版本和原先上傳的DOCX檔內容不一致[26]，然而，USPTO曾就DOCX送件主題召開線上座談[27]，簡報人答疑時表示，先前有使用者發現轉檔錯誤並擷圖寫文在網路發表，但實際聯絡該使用者並取得他的送件檔案後，未能複製當時的問題狀況，言下之意，USPTO初步已排除有問題狀況，如無其他顧慮，應會按計畫開徵非DOCX格式送件費。2020年下半年有美國發明案要送件的申請人，應密切注意USPTO公告訊息。

備註：

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