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《專利管理 - IHPA工作故事系列之二十八》
是不是專利申請人有關係?
邱英武╱北美智權 專利法規研究組副理
2014.04.16
是不是申專利請人有很大的關係!尤其是在PCT申請案-只要在PCT國際階段具有申請人資格,在該案件進入成員國時,就必須有該申請人簽署的委任狀。若該申請人發生無法聯繫狀況時,就又要增加後續的處理成本。

從PCT制度開通以來,世界各國依循該制度提出專利申請案的案量快速增加,原因是他的單一入口途徑,亦即只要在任何PCT成員國中提出申請案,就可以在期限前(一般國家為30個月),申請進入任何的成員國審查申請案的專利性,進而取得專利權。所以PCT申請案要取得專利權,必須經過兩個階段,就是國際階段與國家階段。詳細敘述請見下述文章:《專利管理 - IHPA工作故事系列之十二》簡化又經濟 - PCT是啥東西?《專利管理 - IHPA工作故事系列之十三》PCT與巴黎公約及EPC間之關係《專利管理 - IHPA工作故事系列之十四》PCT申請與進入國家階段申請策略。但是還有一件事項各位必須注意的,那就是申請人。

誠如《專利管理 - IHPA工作故事系列之十四》PCT申請與進入國家階段申請策略此篇文章所述,PCT申請案的申請人必須是該成國的國民、居民或是准國民。為此,台灣部分公司為能取得PCT申請案資格,且不願以SIPO為國際檢索局,於是採取將美國籍發明人作為申請人之一,與公司成為共同申請人。在國際階段期間並未有進行任何的專利行為,僅是等到國際檢索報告與意見書的公佈。之後,在進入國家階段,例如美國時,因發明人也是申請人之一,依據美國專利法相關規定,必須取得同時具有發明人身份之申請人的Declaration以及Power of Attorney(委任狀),可是該位發明人已經離職且無法聯繫。這時候公司為能使申請案順利取得專利權,於是又要處理符合美國專利相關規定的程序,亦即盡到聯繫失聯發明人的義務,增加公司的後續處理成本。

因此,是不是申請人有很大的關係,只要在PCT國際階段具有申請人資格,在該案件進入成員國時,就必須有該申請人簽署的委任狀。若該申請人發生無法聯繫狀況時,就又要增加後續的處理成本。因此,不論當初提出PCT申請案時,將發明人列為申請人之一的目的,是為能順利PCT申請案資格(因為公司不具有該國國民身份),還是與公司協議共有申請權。一種建議是在國際階段時,當取得PCT申請案號後,即進行專利申請人變更程序,將申請權歸於公司。因為PCT申請案在取得申請案號後,任何的申請人變更程序,並不會審查最後的權利人是否具有PCT成員國國民資格。另一種建議就是直接以該國的准國民身份提出申請案,所謂准國民身份,如PCT第18.1(b)條所述:「在成員國內,擁有實際有效的工商營業所者,應認為在該國有居所。」可以該國專利局為PCT申請案國際受理局。可以避免後續進入成員國時,可能發生的增加成本。

 

 
作者: 邱英武
現任: 北美智權專利法規研究組主管
經歷: 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門主管
曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管
曾任大專院校講師

 


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