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202期


2018 年 01 月 10 日

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2017年美國專利法規相關事件回顧

黃蘭閔╱北美智權專利法規研究組

近年美國專利環境轉變，眾多新興技術發明未能在後Alice時代取得專利保護，已授權的專利則在IPR程序陣亡無數。揮別歐巴馬時代主旋律，川普就職滿一年，2017相對風平浪靜，卻也暗潮洶湧。

美國總統川普( Donald Trump)就職滿一週年，雖然很多人還是不清楚何謂「讓美國再次偉大」，但如果美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代的基調是淘汰劣質專利、打擊濫訴Patent Troll，川普時代顯然轉了不同的主旋律。一方面，眾多新興技術發明未能通過後Alice審查標準，無法取得專利保護，二方面，大批原已授權的專利在IPR程序被判無效，專利異議制度被點名是美國2017年智權指數下滑的主因[1]，有鑒於美國專利市場的風險增加，部分資金轉向中國和歐洲[2]。所以2017年看似相對風平浪靜，卻也暗潮洶湧。

新人新政

以標準必要專利（SEP）為例，其專利授權模式常受各國反托拉斯法掣肘，根據報載[3]，美國司法部新任反托拉斯事務主管官員Makan Delrahim上任時，收到了一頂帽子當面見禮，帽子上寫「讓反托拉斯再次偉大」，不過緊接著，他在11月間的公開演說[4]顯示，美國司法部門的SEP政策天平，有可能由偏重使用者實施自由的一端，往保障SEP所有權人權益的一端拉回，讓SEP所有權人暫時鬆了口氣。

而USPTO高層人事在2017年頗多動盪，原局長Michelle Lee的去留[5]一度引發諸多揣測與質疑，一連數月讓人霧裡看花，期間媒體點名多位高能見度的可能繼任人選，不過讓人意外的是，最後卻是由知名度略遜的Andrei Iancu出線。這位相對低調的專利訴訟律師，11月底出席美國參議院司法委員會聽證會[6]時表示，他聽到了外界對USPTO公告後審理（trial）程序、專利適格性（patent eligibility）標準的批評，也認同部分批評有其根據，也因此，2018年Iancu（如預期順利）正式上任後，會如何平衡IPR程序兩造優勢、提升專利適格性審查的客觀度？各方拭目以待。

國會焦點

此外，前述聽證會上，會議主席堅持Patent Troll濫訴問題仍待解決，Iancu答詢時的態度顯示，他個人並不支持短期內再進一步大動作修法。事實上，美國上屆國會擱置的Innovation Act（H.R. 9）、PATENT Act（S. 1137）兩項專利訴訟改革修法提案，並未如部分人士預期般在本屆國會第一會期捲土重來，而參院6月間雖有議員提出STRONGER Patents Act of 2017（S. 1390），迄今也無後續發展[7]，美國輿論風向的改變，由此可見一斑，且部分支持專利法改革的國會老將相繼宣布不再競選連任[8]，都為未來修法投下變數。

不過這並不代表美國國會對專利事務的興趣降低，以眾議院為例，其法院智權暨網路事務次級委員會就兩度召開聽證會[9]，聽取各界證人代表對美國最高法院TC Heartland案判決[10]影響、USPTO公告後審理程序的分析，依USPTO PPAC 2017年度報告[11]整理，美國專利訴訟審判地、USPTO公告後審理程序、專利適格性等議題，都是未來美國國會可能的修法熱區。

法院動態

不意外地，美國最高法院2017年作成多件逆轉判決，例如：Impression Products v. Lexmark案[12]改寫專利權耗盡規則，專利貨品出售後，專利所有權人不得再以侵權訴訟手段限制購買人的使用轉售權利，且此一原則無分美國境內、境外，皆一體適用；SCA Hygiene案[13]判定，專利所有權人若依35 U.S.C. 286在6年內請求侵權損害賠償，被告無專利所有權人怠忽（laches）行使專利權的抗辯事由可適用；Life Technologies案[14]則說，提供專利發明複數零組件中的單一一項到美國境外生產製造，並不構成35 U.S.C. 271(f)(1)的侵權行為。不過2017年最重要的美國專利案件判決，應是改寫了擇地起訴（forum shopping）遊戲規則的TC Heartland案，一舉推翻1990年VE Holding案對28 U.S.C. 1400(b)侵權案「被告人居所」（where the defendant resides）的擴大解釋[15]，被告若為美國企業，美國最高法院限定其居所係指公司成立註冊地。

而Fed. Cir. 2017年的產出也十分豐富，其中在35 U.S.C. 101專利適格性相關案件部分，新增了幾件在後Alice時代仍通過專利適格性檢驗的判例[16]；Helsinn案[17]涉及販售阻卻（on-sale bar）的定義，也就是申請前的公開販賣或要約，即使未揭露所請發明細節，仍可用作AIA新制的35 U.S.C. 102(a)(1)先前技術。而Aqua Products案Fed. Cir.聯席審理（en banc）判決結果[18]同樣廣受矚目，11位法官以共148頁的6份意見書各自表述，因共識難以凝聚，意見書裡有法官直言其挫折，儘管可資依循的教示無多，還是影響重大：IPR程序所提修正，USPTO不應要求專利所有權人先證明修正後請求項具可專利性，而是請求人依35 U.S.C. 316(e)應負修正後請求項不具可專利性的舉證責任。

事實上，美國最高法院還有兩件IPR程序相關訴訟案件等著宣判，2018年勢必引發熱議：一件是直接關係IPR程序存廢的Oil States案[19]，儘管一般認為翻盤機會不高，但57份來自不同產業協會、上百企業、逾百學者署名的法庭之友意見書（amicus brief）[20]，以及開庭辯論當天在場外高舉「讓專利再次偉大」、「PTAB殺了我的新創公司」等標語的群眾[21]，在在說明本案的高爭議性。另一件SAS Institute案[22]，爭點在於PTAB應否就被挑戰的每一項次（challenged claims）有無可專利性作出終局決定，不論本案最後如何判定，美國最高法院一槌定音，肯定會有影響。

IPR程序

為回應Aqua Products案教示，USPTO發布新的公告後審理程序修正請求（motion to amend）規則[23]：專利所有權人所提修正請求若符合基本要件，即新增的替代項（substitute claim）項數合理、未擴大原專利範圍、沒有New Matter問題，PTAB將綜合考慮程序請求人異議及其他記錄在案的證據，採證據優勢（preponderance of the evidence）標準，判斷新增替代項是否不具可專利性，因此假設正反機率恰為五五波，PTAB將准予修正，其他作業程序則維持不變。對此，部分美國專利律師認為[24]，專利所有權人依37 CFR 42.11負有誠實義務，需揭露替代項可專利性相關的重要資訊，且PTAB仍需考量正反證據，意謂縱使舉證責任轉移，專利所有權人提交修正請求的工作負擔不見得能隨之大幅減輕。

不過今年最多人圍觀的IPR大事件，當屬主權豁免權（sovereign immunity）爭議。話說佛州大學研究基金會（UFRF）引用美國憲法第11條修正案賦予的主權豁免權，成功擋下IPR攻擊[25]，一樣面對IPR攻擊的Allergan[26]，於是找上同樣享有主權豁免權的印第安人Saint Regis Mohawk部落，把自家暢銷藥品Restasis的相關專利先轉給這個部落，再利用專屬授權協議取得原專利的獨家使用權利，而這樣一筆類似金融市場附買回操作的交易，Allergan至少需先一次性支付美金1375萬元，每年並再付出美金1500萬元的權利金。不過Allergan雖然想出了這樣有才的主權豁免權特殊應用技，10月中，德州東區地院以不具非顯而易見性為由，判決相關專利無效[27]，12月PTAB又在其他IPR案作成不利Allergan策略的決定[28]，加上有美國國會議員提案修法，想撤銷印第安人部落在IPR程序的主權豁免權[29]，種種跡象顯示，Allergan未必能買到真正的IPR免死金牌。

只不過，Allergan並非孤例，還有其他專利所有權人採取了類似策略，例如SRC Labs在狀告Amazon、Microsoft之前，就先將數十件專利轉給了同一部落，而MEC Resources控告Apple侵權一案，用的是同樣手法，出招之前，向另一個印第安人部落MHA Nation買了保險[30]。儘管有人覺得這種玩法策略不足取，但也有人認為這是另闢蹊徑，在專利所有權人處處挨打的IPR戰場上打開新局。截至本文撰稿之時，PTAB尚未對這些案件作成決定，即使這次的嘗試未能成功，不過即便IPR程序適法性獲得美國最高法院Oil States案判決背書，未來肯定還會有其他的「Allergan們」，繼續透過程序策略擬定、法院和國會角力尋求破口，可以預期，這場《金融時報》稱作「科技巨人對製藥巨擘」（Big Tech vs Big Pharma）的IPR戰爭[31]，2018年將持續延燒。

USPTO其他事務

根據USPTO 2017年度報告[32]，USPTO第一份OA平均可在申請日起算16.3個月時寄發，並在24.2個月內審結，RCE積案量較上年度減少約5000件，RCE申請日至下一OA寄發日的間距亦減為2.4個月，目前USPTO的目標是在2019年度將第一份OA寄發日及審結平均花費時間，分別壓縮到申請日起算10和20個月。同時USPTO也擴大投入國際合作項目，例如目前其PPH合作局已增至31局，美、日、韓CSP計畫進入第二階段共三年的試辦期，IP5首長2017年6月會議並同意於2018年5月啟動第三階段PCT協同檢索和審查（CS＆E）試辦計畫。

另方面，美國最高法院2010至2014年間發布多件專利適格性要件判決，重新定義35 U.S.C. 101可予專利客體的判斷標準，但如何在現實案件套用這套標準，各級法院、USPTO、相關專利從業人員，至今仍在摸索學習。USPTO在2017年中發布了一份彙整報告[33]，除爬梳重要判例發展脈絡、摘錄分析公眾意見，同時提出歐洲及亞洲多國實務現況，以為對照，而美國部分重量級IP組織推動35 U.S.C. 101修法，報告中亦有著墨，若想了解這項議題、掌握其發展，是頗具參考價值的入門介紹。

總的來說，USPTO 2017年在專利事務上並無太多的修法調整，但仍趕在2017年底前發布《2017年度專利規費調整公告》[34]，2018年1月16日起，包括IPR在內的公告後審理程序規費將明顯攀升，其他如發明正式案新案、RCE送件等規費，也會有相當幅度的調漲。除此之外，USPTO籌備多時的新一代專利文件送件管理平台Patent Center，準備在2018年初啟用測試版，如運作順利，EFS-Web和PAIR系統預定在2019年功成身退[35]，對需實際執行美國專利文件送件、查詢等作業的使用者來說，也應多關注相關訊息。

備註：